原来乌帕替尼专利无效的机会，藏在18年这份文件里

2023-12-08

2023年8月，国知局发文，乌帕替尼在中国的ZL201080062920.6（化合物/用途）被宣告全部无效，引起行业轩然大波。

本文通过复盘该专利无效决定及该专利相关同族的审查意见，发现原来乌帕替尼中国化合物专利无效的机会，藏在2018年其欧洲同族专利的这份异议文件里，下文一一揭晓，以期为行业提供后续无效案理由及证据组织的方向。

1.1相关专利背景

经检索，乌帕替尼化合物专利通过PCT途径，已进入欧洲、中国等国家。

参考资源：欧专局、中国知识产权局

中国乌帕替尼化合物专利无效审查过程中，专利权人修改了权利要求书，仅保留了涉及乌帕替尼结构式的1项权利要求。

参考资源：中国化合物专利无效决定561725号（左图）、欧洲专利同族EP2506716文本（右图）

故此，本文重点查看EP2506716的审查文件，查看其对中国同族化合物专利无效的启示是什么。

1.2无效启示揭秘

2018年2月，欧洲专利审查员在审查EP2506716专利的时候，指出该专利应被驳回，并且经历了异议程序，具体关联如下。

首先，我们回顾中国化合物专利被无效的核心关键点：优先权、补充试验数据还有创造性问题。

一、优先权启示问题

（1）欧洲该专利审查过程，审查员指出：优先权文件US61265563未记载乌帕替尼，故此本专利不能享有该优先权。

参考资源：EP2506716审查文本-2018.02发布

（2）中国化合物无效审查过程：请求人主张，权利要求1的技术方案（涉及乌帕替尼）在优先权文件US61265563中没有记载，因此不应享有该优先权。

参考资源：中国化合物专利无效决定561725号-2023.08发布

（3）不能享有US61265563优先权带来的限制：专利权人自认在第一个优先权文件中没有记载权利要求1所保护的具体化合物(乌帕替尼)，因此本专利权利要求1的技术方案不能享有US61265563的优先权，那么本优先权日应当是2010年07月14日。也就是说，公开日早于2010年07月14日的文件，就能作为现有技术评价本专利的创造性（VS US61265563专利-2009.12.01）。

二、创造性问题启示

（1）欧洲该专利审查过程，审查员指出：参考WO2009/152133 A1文件，专利权人声称的技术效果在所述生效日是未知的，因此不能从提交的申请中推导出来。

参考资源：EP2506716审查文本-2018.02发布

（2）中国化合物无效审查过程：请求人主张，相对比WO2009/152133A1（证据2），在本专利说明书未提供任何有关该化合物技术效果的情形下，该专利不具备创造性。

参考资源：中国化合物专利无效决定561725号-2023.08发布

三、补充试验数据能否采纳问题

（1）欧洲该专利审查过程，审查员指出创造性的效果问题，后专利权人补充了试验数据，基于欧洲审查指南及相关规定，欧洲专利局接受了权利人补充的有关乌帕替尼选择性的实验数据，接受乌帕替尼的JAK1数据和选择性效果数据，并在实验结果的基础上认定乌帕替尼相对于WO2009/152133A1具备创造性，维持了专利权有效。

参考资源：EP2506716审查文本-2018.02发布

（2）中国化合物无效审查过程，专利权人亦提出补充相关试验数据，但是合议组指出：专利权人提交的有关JAK1 和JAK2 激活性数据以及由此计算得到的选择性超出了本领域技术人员能够从原始申请文件公开的内容所获得的信息，上述补充实验数据不应子以接受。

参考资源：中国化合物专利无效决定561725号-2023.08发布

如果对乌帕替尼化合物专利无效的案件过程感兴趣的同仁，可以查看作者发布的乌帕替尼专利无效案系列文章一：《重磅药物乌帕替尼，中国化合物专利被宣告无效》——药事纵横。

如果对乌帕替尼化合物及组合物专利无效的审查意见及原研/仿制交锋过程感兴趣的同仁，可以查看作者发布的乌帕替尼专利无效案系列文章二：《四川国为VS艾伯维，深度提炼核心重点——乌帕替尼中国化合物及组合物专利被宣告全部部分无效》——药事纵横。

值得一提的是，就本案而言，当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。专利的未决性，需要相关企业跟进和跟踪。

并且本文补充扩展一下，国务院专利行政部门邮寄的各种文件，自文件发出之日起满15日，推定为当事人收到文件之日（与民事诉讼法的规定有所区别）。而该专利的无效决定日是2023年7月26日，也就是说，该专利的起诉届满日是2023年11月10日，相关企业可以跟进和跟踪。

1.3后记及启示

企业对一项专利提起无效，不是孤勇也不是一腔热血，需要前期的深入且专业的调研。

在对专利无效的提前之前，主要的技术调研包括以下三大块内容。

第一，对原研在目标市场的专利进行全检。首先，需要跟踪原研在目标市场的专利布局，包括化合物、晶型/盐型、适应症、组合物专利等；其次，对原研核心专利的障碍层次进行评估，考虑即使绕过化合物专利，依旧有晶型/盐型等专利的制约；再者，不可忽视制备等专利，成本依旧是企业关注的核心问题。

第二，对目标专利的稳定性进行评估，如果计划绕过该专利，是采取无效还是规避策略。首先，对于仿制厂家，一般不会认为有机会规避化合物专利，包括通式或者具体结构式专利，因为仿制药需要和原研相同的活性成分。其次，对于晶型或者盐型专利，可以考虑进行规避，但如果经研究后发现原研已大通量筛选，仿制难以筛选出新的晶型或者盐型，或者即使存在新的晶型或盐型，但是成药性非常差，可能不足以疗效等效情况。再者，就需要评估目标专利的无效可能性，主要从专利法26条3款、专利法22条3款、专利法22条2款着手。

第三，对目标专利的国际同族进行检索，包括无效情况，审查记录等，它山之石可以攻玉。首先，就本专利而言，相关专利无效的启示文本早在2018年2月就已经给出。其次，不同国家的审查尺度和审查标准及无效、诉讼法规均不相同，在了解到同族存在可能的启示后，需要着重了解该国家和中国在专利制度上的区别，这就需要专业人士的介入。

原研和仿制的专利战，以后只会越来越多，越来越频繁。在大家逐渐深入对药品、专利和法律的了解后，也许就会达成一个共识：专利战不过是普通的商业战，有输就有赢，有利益就会一直存在。

撰稿人 | 药丸药事纵横

责任编辑 | 胡静

审核人 | 何发